キーワード：特許出願、拒絶理由通知、

 

タイトル：「特許出願における拒絶理由通知対応」

 

Ｑ：「特許出願において拒絶理由通知を受けました。とりうる対応としてどのようなものがありますか？」

 

 

Ａ：特許出願における拒絶理由通知の対応としてどのようなものがあるのか、一般的な対応をご説明します。一般的な対応手段を把握しておくことで、具体的な事案に直面した際の参考になります。

 

１．取りうる対応

（１）意見書

特許出願にはそもそも拒絶理由を有していない、あるいは解消したことを、意見書において主張します。

❶拒絶理由通知書において挙げられた拒絶理由の内容（審査官の認定事項）に承服できず、反論したい場合、❷意見書とあわせて提出する手続補正書によって特許請求の範囲及び明細書等を補正することで、拒絶理由が解消されたことを主張する場合、などに意見書を提出します。

 

（２）手続補正書

拒絶理由の内容がある程度妥当なものである場合には、手続補正書によって特許請求の範囲や明細書等を補正することで、その拒絶理由を解消します。

❶新規性違反・進歩性違反として挙げられた引用文献の内容をみると、確かに今の特許請求の範囲は広すぎると思われる場合には、手続補正書によって特許請求の範囲の内容を限定します。

❷審査官が指摘した記載要件違反について、特許請求の範囲や明細書等の補正をすれば解消すると思われる場合には、手続補正書によって該当箇所を補正します。

 

（３）審査官面接

❶拒絶理由通知を見ても審査官が指摘する拒絶理由の要旨が把握できない場合、❷具体的な補正案を考えているが、その内容で拒絶理由が解消されるかどうか確認したい場合、❸審査官の認定が技術的に誤っていると思われるので技術的な説明を直接説明したい場合、などのような場合に、審査官に面接を打診することができます。なお、面接の機会を出願人に与えるかどうかは、審査官の裁量によりますので注意が必要です。面接を希望する場合は、応答期限直前ではなく、余裕をもって審査官に電話することをお勧めします。審査官面接を行う場合であっても、応答期限までに意見書や補正書等の書類を提出しなければならない点にもご注意下さい。

 

（４）分割出願

❶拒絶理由として単一性違反が挙げられている場合、拒絶理由の対象となっているのが一部のクレームのみであり、他のクレームについては特許性があると判断されている場合、❸その他特殊事情により分割によって新しい出願にのりかえたい場合、などのようなときには、分割出願をすることもご検討下さい。

分割出願は新しい別出願となりますが、出願日の利益を保持したまま（つまり出願日が繰り下がることなく、拒絶理由をうけている親出願（＝もとの出願）の出願日基準で判断されるということです）審査を受けることができるというメリットがあります。

このメリットの加えて、❶の場合では、２以上の発明があるとして単一性違反を挙げれていても、そのいずれの発明についても権利化を目指すことができるというメリットがあります。❷の場合では、拒絶理由の対象となっていないクレームについては、速やかに権利化することができ、拒絶理由の対象となっているクレームについては、じっくり争うというように審査の切り分けができるというメリットがあります。

なお、分割出願は新しい特許出願であることにかわりないので、別途出願費用や審査請求費用が発生する点にご注意下さい。

 

（５）出願変更

出願変更とは、特許出願を実用新案登録出願や意匠登録出願に変更し、実用新案登録や意匠登録として権利化をめざすように出願の種類を変更することです。とはいえ、小職の経験上、出願変更はあまり用いられないという心証です。

 

２．まとめ

以上ご説明した５つの対応は、比較的用いられることが多いので、実際に拒絶理由を受けられた場合には、上記５つの選択肢から妥当なものがないかご検討してみるというのもよいでしょう。対応についてご不明な点が有る場合は、弁理士にご相談下さい。

個人や特許取得の経験が少ない企業様が、「特許出願は自分でやったのだが、拒絶理由通知の対応がよくわからないので弁理士に相談にのってもらいたい」といっていらっしゃることはよくあります。

 

※　本項は一般的な事項についての記載であり、これをもって何らかの法的アドバイスをするものではありません。具体的な事案の対処については専門家にご相談下さい。